【摘要】

    近年来，老字号企业与商标注册人之间的冲突并不鲜见，老字号企业如何维护自身的合法权益是一个值得研究的课题。2013年版《商标法》引入商标在先使用抗辩制度，给老字号企业继续使用未注册的商标标识提供了合法性依据。但由于《商标法》规定的商标在先使用抗辩制度过于框架，构成要件未进行细化，造成司法实践中适用商标在先使用抗辩的标准与尺度宽严不一。本文拟结合司法实践，对商标在先使用抗辩制度下老字号企业的保护空间进行探讨，以期在遵循历史与公平的基础上，对于老字号给予适当保护。

    【关键词】

    老字号  商标在先使用抗辩  原有范围

    “老字号”是历史社会、经济、文化的凝聚，是社会生活方式的物化，是人们对未来生活的憧憬，是城市的瑰宝。自2006年国家实施“振兴老字号工程”以来，全国各地积极行动，从政策扶持、鼓励创新等多方面着手，努力保护和促进老字号发展。绍兴市各级政府经过对老字号企业的扶持、培育，在老字号认定上取得了很大成绩,绍兴市现有经商务主管部门认定的中华老字号13个，省级老字号38个，市级老字号76个，此外还有一批历史悠久但未参加老字号认定的企业。绍兴老字号已成为越文化的珍贵遗产，是绍兴传统商业和手工业文化的精华，是社会文明的进步的一朵奇葩。然而，由于历史原因等因素，部分老字号企业未能及时将使用的字号注册成为商标，该字号又被第三人所注册，由此引发老字号企业与注册商标之间的权属冲突。当前，老字号与注册商标之争并不少见，例如北京“稻香村”与苏州“稻香村”之争、苏州“采芝斋”与杭州“采芝斋”之争。在绍兴本地的老字号企业中，也有老字号企业遭遇注册商标权人的维权，例如，杭州“王星记”以绍兴“王星记”突出使用“王星记”三字为由，将绍兴“王星记”告上法庭，该案尚在审理过程中。

    那么，老字号企业的字号在被注册成为商标的情况下，老字号企业能否继续使用该企业标识呢？2013年版《商标法》引入商标在先使用抗辩制度，该制度在保障商标权注册取得制度的前提下，给予未注册的商标标识所有人一定的救济途径，以平衡商标注册人与未注册的商标标识所有人之间的利益。对于老字号企业来说，商标在先使用抗辩制度为该类未注册的商标标识所有人继续使用老字号标识的行为赋予了合法性。但由于当前法律未对该制度进行具体、细化的规定，该制度在法律适用上存在的一定的争议。

    一、商标在先使用抗辩制度的确立

    根据《商标法》规定的注册制度，商标专用权仅基于注册产生，与商标是否使用无关。但商标作为一种商业符号，其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益，商标注册权利人不能剥夺未注册商标标识所有人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。

    由此，商标在先使用抗辩制度顺势而生，在2013年版商标法中成为新增设的条款。该制度的确立是知识产权保护中利益平衡原则的体现，旨在保护在申请日前已经在市场上存在并具有一定影响但未注册的商标标识所有人的权益。该制度的存在，有利于更好地实现在未注册的商标标识所有人与注册商标注册人之间的利益平衡，体现了商标使用的价值，同时有利于遏制商标恶意抢注，意义重大。  

    《商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”从上述条文的内容来看，商标在先使用抗辩制度的适用需要具备以下几个条件，一是未注册商标的使用早于商标注册人使用及申请注册时间；二是未注册商标在商标注册人申请商标注册前在限定地域范围内具有一定的影响；三是未注册商标的使用没有超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围。国家知识产权局于2021年5月21日在对上海知识产权局关于《上海市知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款相关法律适用问题的请示》的批复中，亦对商标在先使用抗辩的适用进行限定，如果未注册商标标识所有人能提供证据证明上述条件的，那么在原使用范围内有权继续使用该商标，否则，未注册商标标识所有人不能对抗商标注册权利人。商标在先使用抗辩制度与商标注册制度共存于商标法框架之内，但相较于商标注册制度，商标在先使用抗辩制度是例外情形，对未注册商标的保护仍应以确保商标注册制度不被动摇为基本原则，故对其适用应符合严格的法定条件。

    当然，为了避免混淆，便于消费者区分商品来源，在成立商标在先使用抗辩的前提下，注册商标注册人有权要求未注册商标标识的所有人在使用时附加适当区别标识，例如前文中提到的“采芝斋”商标，因苏州采芝斋食品有限公司是该商标的权利人，故杭州采芝斋食品有限公司在使用时应将该商标标识附加“杭州”或其他限定词，用以打消混淆的疑虑。

    《商标法》关于商标在先使用抗辩的增设保护了未注册商标标识的所有人，尤其对老字号企业来说更是一种福音，老字号企业普遍具有的一定的历史，在当地亦有相当的影响力，但因历史原因未能取得注册商标。商标在先使用抗辩制度为老字号企业合法使用未注册商标标识提供了法律依据，避免了在当地积累的商誉因无法继续使用原标识而付之东流，有利于老字号企业的生存与发展。但美中不足的是当前商标在先使用抗辩制度的设定过于框架，也未有相应的司法解释对《商标法》第五十九条第三款规定予以细化，造成在司法实践中对于商标在先使用抗辩的构成要件的具体理解莫衷一是，存在不同的意见。

    二、商标在先使用抗辩制度的构成要件

    正如前文中所言，商标在先使用抗辩的适用需要满足三大要件，即使用在先、具有一定影响、原有范围内使用。从理论上来说，未注册的商标标识的所有人符合上述构成要件的，即可成立商标在先使用抗辩，商标注册权利人指控的侵权事实就无法成立。因此，商标在先使用抗辩是否成立对判定侵权起到了决定性作用，故在实践中对于商标在先使用抗辩的构成要件无疑会采取更严格的审查标准。这一标准同样适用老字号企业未注册的商标标识的权属纠纷，本文将结合司法实践与裁判案例，逐一对老字号企业适用商标在先使用抗辩的构成要件进行讨论。

    （一）商标在先使用抗辩之在先使用

    商标在先使用抗辩，顾名思义，对于未注册商标标识具有在先使用的要求。从《商标法》第五十九条的条文内容来看，先使用包含两个层面，第一是要求早于商标注册权利人的使用时间，第二是要求早于商标注册权利人的申请注册时间。既然已经要求先于商标注册权利人使用，立法者为何还要再要求先于商标注册权利人的申请注册时间？这是我们国家的商标制度所决定的，商标注册并不要求先使用商标，事实上，很多注册商标注册人在申请注册商标前，并未对商标进行使用，而是申请在前使用在后。因此，仅仅限定先于商标注册人使用不足以完全证明未注册商标标识的所有人使用在前，所以立法者在在先使用的基础上增加早于商标申请注册时间的限制条件。

    在涉及老字号的商标侵权纠纷中，一般老字号企业的未注册商标标识与注册商标在商标申请注册前均已使用，并在市场上共存多年。老字号企业与商标注册权人之间纠纷相较于其他的商标权属纠纷，具有特殊性与区别性。老字号企业与商标注册权人对于争议标识的使用均在商标法实施前，谁都不存在怠于申请注册商标的情形。在商标法实施后，争议标识的注册权利人有且仅能有一个，这就导致在商标注册权利人申请后，其他使用与注册商标相同标识的人无法注册其使用的标识，沦为未注册商标标识。最高人民法院在2009年4月21日发布《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发【2009】23号），在该意见中，最高人民法院认为“对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争；对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷，要尊重历史和维护已形成的法律秩序”。因此，笔者认为，对于在商标法实施前已使用且与注册商标并存多年的的未注册商标标识，在各自地域范围内的市场上已形成一定的秩序，应当考虑历史因素，使用人证明在注册商标注册人申请日前实际使用的事实已能证明使用人的善意，对于早于商标注册人使用时间要件的认定可以适当放宽标准。

    根据我国民事诉讼法“谁主张、谁举证”的原则，在进行商标在先使用抗辩时，未注册商标标识的所有人对未注册商标标识的在先使用承担举证责任。未注册商标标识的所有人应当搜集证据证明未注册商标标识是在注册商标申请日前，且早于商标注册人对注册商标的实际使用。商标标识使用的具体表现形式并不单一、固定，从司法实践来看，商品实物、商品说明、新闻报道、广告、展会等，均可作为证据使用，证明商标标识的使用事实与使用时间。常见的商标标识在先使用的证据形式如下：

    在先使用证据的形式看似繁多，但对于大部分老字号企业来说，收集在先使用证据的难度依然很大。老字号企业中的“老”字展示了企业的历史，老字号企业因历史发展带来的知名度而成为现代人口中的“老字号”，大部分老字号企业的历史可追溯到新中国建立前后，甚至更早。在确立商标注册制度前，企业一般不会刻意保存前文中所提到的使用证据，当遇到商标注册人的维权后，老字号企业只能大海捞针，能否找到部分使用证据全凭天意。例如在苏州采芝斋食品有限公司与杭州采芝斋食品有限公司侵害商标权纠纷案件中，杭州采芝斋食品有限公司用以证明在先使用的主要证据为“计划时期采芝斋食品公司经营照片”中的一则报纸报道，由此可见，老字号企业举证在先使用之艰难。

    就企业而言，企业在获得企业字号核准后，一般都会将字号用于商品或服务上。那么，在商标在先使用抗辩的时间要件中，企业字号核准时间是否可以作为商标标识的开始使用时间呢？笔者认为，企业字号核准时间虽然不能直接证明商标标识的使用情况，但也不能排除商标标识所有人使用的可能性。尤其是老字号企业，在未实行商标注册制度的年代，企业核准注册后，在商品或服务上直接使用字号的可能性高于未在商品或服务上使用字号的可能性。

    就老字号企业而言，长期使用的字号承载着老字号企业全部的商誉，是老字号企业发展抑或是消亡的关键。因此，在涉及老字号企业的商标侵权纠纷中，若无直接使用证据的情况下，在充分考虑和尊重相关历史事实的前提下，可以将企业字号核准时间作为商标标识使用时间的依据，推定企业自核准后开始在商品或服务上使用其字号，以平衡因历史因素而造成企业举证责任过重的问题，更合理地保护未注册商标标识所有人尤其是老字号企业的权益。

    （二）商标在先使用抗辩之商誉影响

    商标在先使用抗辩的另一构成要件是未注册商标标识在商标注册权利人申请商注册前在限定地域范围内具有一定的影响。保护未注册商标标识的目的是保护该标识上承载的商誉，所以要求该未注册的商标标识具有一定的知名度。没有知名度的未注册商标标识作为商标的价值不高，未注册商标与注册商标并不是同等的保护层次，若对未注册商标标识不要求知名度要求，显然对未注册商标标识的保护水准过高，将会冲击到注册制这一商标管理中的基本制度。

    关于未注册商标标识的知名度要求问题，《商标法》在立法层面为未注册商标标识的保护提供依据，其保护的前提在于在先使用的未注册商标标识的所有人在对未注册商标的使用中产生了商誉，具有了区别商品来源的功能，实现了商标标识的功能性价值，由此对应了《商标法》所需要保护的法益。而此种法益的产生，基于诚实信用原则，事实上不需要该未注册的商标标识具有多高的知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，在司法实践中，法院一般基于商标标识的真实使用情况对该商标标识是否具有“一定影响”进行自由裁量中。如果使用人对其商标标识的使用确系真实使用，且未注册商标标识的素偶有人经过使用，已使得该未注册的商标标识在使用地域内或者所承载的商誉覆盖范围内起到识别作用，相关公众能够区别、区分，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标标识便已达到《商标法》第五十九条中“一定影响”的要求[①]。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》针对《商标法》第32条的“有一定影响”解释，“一定影响”可以通过未注册商标标识有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等方面来体现。

    针对老字号企业而言，其老字号的荣誉是通过长期的、真实的经营行为而获得的，故对于“一定影响”的举证能力相较于其他企业更强。毕竟对于相关公众来说，老字号代表了企业的知名度与影响力，在经营区域内，通过消费者的口口相传，其使用的标识也具备了商标的指示功能，即商品来源区别于其他商品。该历史因素在商标在先使用抗辩中是有利的，法院在平衡商标注册人与未注册商标标识所有人权益的前提下，一般也会在裁判中考虑老字号企业的历史因素。

    （三）商标在先使用抗辩之原使用范围的理解

    根据《商标法》第五十九条的规定，在成立商标在先使用抗辩的情况下，未注册商标标识的所有人可以在原使用范围内进行使用，但《商标法》及相关司法解释未对原使用范围的评判标准作出具体的规定，导致在商标权属纠纷中，对原使用范围的理解成为各方辩论的争议焦点。

    《专利法》中规定了与《商标法》在先权利相似的先用权，《专利法》司法解释第十五条对专利先用权的构成要件作了详细的界定，当然这是相对于《商标法》而言的，其中包括了对原有范围的限定，从法律层面上来说，《专利法》及其司法解释对唯一对原有范围作出解释的法律规范。根据上述规定，在《专利法》中先用权的原有范围仅限于先用权人已有的生产规模以及用已有生产设备或根据已有生产设备可达到的生产规模，且在先用权人企业未转让或承继的情况下，不能转让或许可他人实施。那么，《专利法》对原有范围的相关界定是否适用于《商标法》中的原使用范围呢？笔者认为，《商标法》与《专利法》虽为不同的法律，但均属知识产权法领域，两者在立法原则上也有共同之处，即专利和商标都实行注册保护的原则，法律对在先权的保护均系在特定条件下，对这一原则的有限突破，因此在《商标法》未对原使用范围进行明确规定的情况下，比照《专利法》的相关规定并无不妥。就商标而言，商标的价值通过商标的使用来实现，原使用范围应当通过商标的使用行为来分析。商标使用同时涉及“使用的主体”、“使用的方式”、“使用的规模”等要素，对“原有范围”的理解也应从上述要素着手。在现有商标法下，对于老字号企业的保护，也需要围绕上述要件展开，在满足基本要件的前提下给予老字号企业适当的倾向性保护。

    1.主体范围

    专利先用权人在援引《专利法》第六十九条进行不侵权抗辩时，存在自行使用的限定条件。同样，只有未注册的商标标识的所有人才是主张商标在先使用的适格抗辩人。当然，若在商标注册权利人申请注册及实际使用前，未注册的商标标识的所有人将该商标标识授权给第三人使用，那么在先已获授权许可的第三人也可以在原有范围内使用该商标标识。相反，若授权许可的时间无法符合“双在先”要求，那么授权许可行为成为未注册商标标识所有人的侵权行为，突破了“原有范围”中的商标标识使用主体范围。在苏州“采芝斋”与杭州“采芝斋”商标侵权纠纷案中，杭州市中级人民法院持同样的观点。在该案中[②]，法院认为虽然杭州“采芝斋”与杭州采芝斋制造公司在历史渊源上存在较为紧密的关联性，但在法律关系上两者系相互独立的市场主体，相关公众基于对苏杭两地采芝斋知名度的共同认知，对于“采芝斋”商标第三方使用主体杭州采芝斋制造公司，不仅会认为其生产的糕点类商品与杭州采芝斋存在特定联系，也会误认其与苏州采芝斋存在特定联系，进而容易导致商品来源的混淆。因此，即使商标标识的授权许可对象是未注册商标标识所有人的关联企业，该种授权许可行为同样视为在先商标标识使用主体的扩大，明显增加了商品来源混淆的可能性，已超出了其在先商标原有使用范围。

    对于老字号企业而言，未注册的商标标识所承载的商誉也是老字号企业自身所获得的，与老字号企业具有对应关系。商标在先使用抗辩制度保护的是在先使用商标标识最基础的权利。因此，未注册商标标识的使用主体也应限于老字号企业自身，对于使用主体不宜进行突破。

    2.商标标识的使用方式范围

    我国《商标法》实行注册制，因此在对在先使用行为人的利益予以保护时，应避免对商标注册人的利益产生不合理影响。在成立在先使用的情况下，未注册商标标识的所有人仅能原使用类别上使用原有样式的商标标识，而不能改变使用类别，也不能改变在先使用的商标标识的显著特征。

    根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中的意见，对于商标来说，商标注册人在使用时允许对已注册的商标适当改变，未改变显著特征的使用，仍属于商标法意义上的商标使用行为[③]。本文所讨论的未注册商标标识，因其符合商标的基本价值与区别功能，同样适用该原则。未注册商标标识的所有人在原有范围内使用在先商标标识时，可以对商标标识的外观适当美化，以迎合市场的需要，但该种美化行为不能改变原有商标标识的显著特征。当然，未注册商标标识的所有人的改动行为应当是善意的，基于避免混淆原则，与未注册的在先使用的商标标识相比，适当改动后的商标标识只能远离注册商标标识，而非靠近注册商标标识。

    另外，未注册商标标识的所有人在后续的使用中原则上不得改变使用类别，否则会对商标注册人的利益进行过多的侵犯，违背了商标在先使用抗辩的本意。那么在极端情况下，原先使用的商品随着社会的进步而逐渐消失、淘汰，被新的类似商品所取代，则可以延续到替代的商品上继续使用。否则，若未注册商标标识被限定在原有的固定的商品上，则未注册商标标识所有人对于商标标识的应有期望价值无法实现，也不符合鼓励创新发展的理念。例如在先使用人最早是在按键手机上使用未注册的商标标识，后来随着时代的发展与科技的进步，按键手机退出市场，被智能手机所取代，那么在先使用权利人则可以在智能手机上继续使用该未注册的商标标识。

    对于标识的使用方式，笔者认为无论是注册商标还是未注册的商标标识，其功能均为区分商品来源，故未注册商标标识的使用也应当遵循商标的使用规范。显然，老字号企业对未注册商标标识的使用也应当规范使用，在原经营的商品或服务上继续使用。在标识的使用方面，对于老字号企业的保护，不存在可以过多突破的空间。

    3.商标标识使用的地域范围和生产规模

    关于原有范围理解，是否限定未注册商标标识的所有权人仅能在原有的地域范围和生产规模上使用，无论在学术界还是司法实践中存在相当的争议。例如江苏省高院公布的2013年知识产权典型案件中，有一个名为“蒋有记”的商标与老字号之争的案件，在该案中，南京中院与江苏省高院审理认为，夫子庙饮食公司对“蒋有记”标识的使用行为是在先使用行为，但判决只能在餐馆原址继续使用“蒋有记”标识，且不得扩大餐馆的经营区域及规模。从该判决来看，南京中院与江苏省高院对于未注册商标标识的地域范围及规模完全参照了《专利权法》中对先用权人使用范围及规模的意见，阻却了老字号企业夫子庙饮食公司发展壮大的可能性。

    对于上述案件的判决，笔者认为虽然充分保护了商标注册人的权益，却剥夺了未注册商标注册人的发展空间，对于未注册商标注册人来说显示公平。根据北京知识产权法院在（2015）京知民终字第588号案件中的意见，从经营者对于商标的发展空间的需求角度出发，虽然一些经营者使用商标的目的仅限于在本地小规模经营，但亦具有相当比例的经营者希望将其商标发展壮大。[④]对此部分经营者而言，其商标在可预见的未来是否具有合理发展空间，决定了经营者是否有动机将其继续用于经营活动。如果该商标只能在一定规模范围内使用，超出范围将可能构成侵权，则对于经营者来说，该商标不仅不可能为其带来更多的市场价值，反而需要增加成本以确保其经营规模控制在一定范围内以避免侵权风险，这一结果很可能会使得相当部分的经营者难有继续使用其商标的动机。相应地，其已获得商誉亦必将难以延续，其基于商誉已获得或可能获得的利益将难以得到维护[⑤]。

    另外，随着时代的发展，目前已进入数字经济时代，互联网+成为商品流通的主旋律。企业的销售方式已经发生了巨大的变化，从原先的线下销售模式，到如今的互联网销售模式，抑或是其他的销售模式，商品的流通已突破了空间与地域的限制。那么，互联网销售方式是否突破原使用范围的地域范围呢？最高人民法院在(2018)最高法民再43号案件中[⑥]，其裁判观点认为，在淘宝、京东等互联平台的销售行为超出了原有范围，互联网无地域限制属性，将可能导致未注册商标标识的使用范围覆盖全国乃至全球，对我国现行商标法体系中注册在先原则造成冲击。诚然，最高法院的认定具有客观性，在未注册商标标识所承载的商誉覆盖范围内的相关公众能够区分未注册商标标识与注册商标的区别及相应的产品来源，但互联网上的消费者来源于天南地北，在确认原有认知的情况下，确实无法避免混淆的可能性。

    但褫夺未注册商标标识的互联网销售方式后，对于企业特别是老字号企业而言，不亚于一场灭顶之灾，完全剥夺了未注册商标标识在可预见的未来具有合理发展空间。笔者建议，在老字号企业与商标权属纠纷案件中，从保护老字号传承与发展的角度，在对其未注册商标标识附加区别标识后，允许其通过互联网方式进行销售。该种方式既可避免混淆，尽可能地减少对商标注册人的影响，同时符合国家“振兴老字号工程”的政策，也是数字化经济发展的必然要求。

    【结语】

    作为老字号企业应当积极注册商标，以免企业字号被第三人作为商标注册。当然，当作为商标在先使用人时，老字号企业使用未注册商标标识需谨慎，尽量在经营范围上和注册商标权人产生交集，减少对注册商标注册人利益影响，避免注册商标权人潜在利益被蚕食。基于老字号企业的传承与发展具有历史价值与社会价值，老字号的荣誉来之不易，在处理老字号引发的商标权属纠纷中，在遵循历史与公平的基础上，尽可能地保护老字号企业的权益。

    [1] 浙江中行律师事务所 汪文峰 徐沈斌 13065530909 13735375351

    [①] 王莲峰，《商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款》，载《法治研究》2014年第3期

    [②] 杭州市中级人民法院，苏州采芝斋食品有限公司、杭州采芝斋食品有限公司侵害商标权纠纷民事判决书，案号（2019）浙01民终5000号

    [③] 吕甲木，浙江海泰律师事务所，《商标在先使用抗辩问题研究》，https://www.sohu.com/a/412083775_221481

    [④] 北京知识产权人民法院，北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷民事判决书，案号（2015）京知民终字第588号

    [⑤] 芮松艳、陈锦川，《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》，载《知识产权》2016年第6期

    [⑥] 最高人民法院，林明恺与富运经营部、美凯龙公司侵害商标权纠纷再审案民事判决书，案号（2018）最高法民再43号